听中企讲述赴美应对专利诉讼胜诉心得

 编者按：随着我国经济的高速发展，企业科技创新和产业转型加速升级，“中国制造”不断向“中国智造”过渡，越来越多中国企业也遭遇到外国企业针对专利权发起的诉讼。特别是近年来，出现了多起国外企业向中国企业发起知识产权侵权诉讼，多家国内领先的科技企业均遭遇国际专利诉讼的冲击，其中亦包括隆基股份、安泰科技等A股上市公司。

从市场表现来看，相关主体遭遇到国际专利起诉后，均引发了二级市场较大波动。在此过程中，相关涉诉主体如何积极并有效应对以维护企业自身知识产权合法权益，是摆在众多国内科技企业面前现实的挑战。回顾国内科技企业应对国际专利诉讼，亦不乏有“完胜”的经典案例，立足于当下国际专利诉讼频频发生的背景下，复盘这些“完胜” 案例并从中汲取经验，则有了更多的现实意义。

【环球网财经记者 田刚】今年3月5日，国务院总理李克强在政府工作报告中提出，深入实施创新驱动发展战略，巩固壮大实体经济根基；推进科技创新，促进产业优化升级，突破供给约束堵点，依靠创新提高发展质量。并具体提到，强化企业创新主体地位，持续推进关键核心技术攻关，深化产学研用结合，加强知识产权保护和运用等。

在中国企业持续提升科技创新能力、越来越多参与到国际竞争的同时，近年来部分中企收到国外企业在境外发起的、针对专利侵权方向的起诉，给相关涉诉企业带来了不小的困扰。为此，环球网记者采访了曾创造出中美知识产权诉讼完胜第一案，且在长达六年时间里连续打赢了美国政府准司法机构和两家美国500强企业“洋官司”的江苏通领科技有限公司董事长陈伍胜，以及国政法大学国际法学院教师李大朋、金诚同达律师事务所合伙人陈颖等多位知识产权保护领域资深专家学者，共同探讨中企应对国外专利权诉讼过程中的经验和建议。

完胜：回顾中美知识产权诉讼完胜第一案

2004年，江苏通领科技有限公司（以下简称“通领科技”）自主研发专利的GFCI接地故障断路器产品远销美国和加拿大等北美地区，深受消费者的青睐，销售迅速发展美国38个州的高端市场；但这也触动了同行竞争对手的奶酪，北美地区GFCI最大的生产商美国莱伏顿公司为了保住其市场份额，以侵犯其专利为由，在四个不同州的美国联邦地方法院起诉通领科技的四家美国经销商。

在此过程中，通领科技凭借自主创新实力获得了完胜的“马克曼命令”（记者注：马克曼命令是审理专利侵权纠纷的美国法官解释专利权利要求、确定其保护范围的司法裁决，对侵权判决的结果有决定性作用；在马克曼程序中败诉的当事人不能独立于侵权裁决而对这个司法命令提起上诉）、连续打赢了所有专利诉讼官司，并起诉美国国际贸易委员的错误裁决，撤销美国总统奥巴马签署的海关有限禁止令，创造了中美知识产权诉讼官司海外维权“五连胜”的经典案例。但这一过程却并不轻松，经过多轮的较量和博弈。

江苏通领科技有限公司董事长陈伍胜

第一回合（2004年4月16日—2006年5月23日）：在收到涉诉信息之后，通领科技董事长陈伍胜一行三人前往美国，选择了美瑞律师事务所知识产权部夏廷康律师团队作为官司诉讼代理，通过向美国新墨西哥州联邦法院递交详实的技术论证，并向布朗宁法详细论述同类产品核心技术根本性不同的依据，最终说服了法官完全采纳了通领科技的解释和结论，作出了对通领科技有利的、不可撤销的“马克曼命令”。这也是中国企业在美国专利诉讼官司中第一个获得了全胜的“马克曼命令”，当时《人民日报》刊登了评论员文章：“打破了中美知识产权诉讼官司史上中国企业从未完胜的局面”。

第二回合（2005年3月18日—2007年7月10日）：在前次起诉中未能获利的美国莱伏顿公司并未就此放弃，2005年3月，美国莱伏顿公司在美国新墨西哥州联邦法院又起诉通领科技侵犯了其766号专利；但布朗宁法官又一次同意通领科技提出证据，驳回了莱伏顿的诉讼请求。这是通领科技第二次获得全胜的“马克曼命令”，同时也是中国企业第一例在美国专利侵权诉讼中被判定为“完全不侵权”，被中外媒体称之为“中美知识产权诉讼中方完胜第一案”。

第三回合（2007年8月16日—2009年5月8日）：2007年8月距通领公司胜诉仅36天时间，莱伏顿的行业同盟美国帕西&西姆公司又以莫须有的专利侵权为由，向美国贸易委员会提交了337调查请求，同时向美国纽约联邦分区法院提交了诉状，状告通领公司生产的接地故障断路器（GFCI）侵犯其拥有的三项专利；同时被告的还有国内其他制造GFCI的公司，包括上海美好电器有限公司、上海ELE电气有限公司、浙江三蒙电气有限公司等数家中国公司。

2009年3月，美国国际贸易委员会（ITC）完全不许通领科技的非侵权辩护，就起诉方诉中国企业生产的接地故障断路器（GFCI）产品侵犯其专利进行的337调查，随后做出终裁决定，并颁发了由奥巴马总统签署的海关有限排除令，禁止涉案的中国企业向美国出口GFCI产品。

337调查是指ITC根据美国《1930年关税法》第337节及相关修正案进行的调查，禁止的是一切不公平竞争行为或向美国出口产品中的任何不公平贸易行为。337调查案件的特点之一是杀伤力大，一旦败诉，不但被调查的企业要失去美国市场，出口同类产品的其他企业也可能受到牵连，全部禁入美国市场。

随着中国经济快速发展和中国企业竞争力的提升，中国企业已成为337调查案的主要被调查对象，针对中国企业的337调查案件呈逐年增长趋势。根据统计， ITC在2017年全球总共立案59项，其中涉及中国企业24项、占比41%；而从历史案件结果统计来看，国外企业上诉美国ITC胜诉的概率只有不到3%。

尽管上诉的成功概率很低，且还需要缴纳高达400万美金的准备金，但通领科技通过与律师团队全面分析与讨论，仍然作出了“再搏一次”的决策，如通领科技董事长陈伍胜所言：“假如不搏是否会留下终身遗憾，这正是考验公司意志力的时候！”

最终美国联邦巡回法院在2010年8月做出判决，撤销ITC337调查指控侵权的错误裁决，并要求ITC根据本判决修改，解除对通领科技生产的GFCI产品的海关有限排除令，创造了第一例中国企业告ITC依法胜诉的经典案例，这也标志着通领科技长达六年时间里连续打赢了美国政府准司法机构和两家美国500强企业的“洋官司”。

反击：更多中国科技企业的“主动出击”

经过了前面多次回合的较量，通领科技亦感到不能始终处于“被动挨打”的状态，凭借着自己过硬的技术实力，通领科技更走上了“反守为攻”、变被动为主动的竞争路线。2010年10月，通领科技在美国新墨西哥州联邦法院起诉莱伏顿公司违反2007年的和解协议，此举最终并获得了法院的支持，颁布了初步禁止令命令莱伏顿撤销其在ITC针对原告专利侵权的“337调查”调查，和在加州北区联邦法院的暂缓诉讼案。至此，通领科技也创造了首次作为原告方主动起诉世界500强企业侵犯专利权，首次实现了中国企业在美国从被动防御向主动进攻的根本性转变，创造了“以攻对攻”专利诉讼的经典案例。

除了通领科技从被动防御向主动进攻转变，并赢得国际专利诉讼胜诉的案例之外，亦有其他中国科技企业通过积极应对国际专利诉讼，经过充分的资料准备和恰当的诉讼策略选择，赢得了最终诉讼胜利。

2017年9月，美国Metglas 有限公司和日立金属有限公司，向美国国际贸易委员会（ITC）申请发起涉及制造非晶合金产品的商业秘密337调查，被诉中国企业包括安泰科技等5家公司；申请人指控安泰科技等企业对美出口、在美进口或在美销售的非晶合金产品侵犯其商业秘密，请求ITC签发普遍排除令和永久停止和禁止令。

这意味着如果被诉公司不应诉或者败诉，今后包括安泰科技在内的各被诉公司的所有非晶带材及其下游产品将作为侵权产品，被禁止进入美国市场，对我国非晶产业将造成重大影响和冲击。

诉讼案件发生后，安泰科技高度重视，经过审慎分析、权衡利弊，做出坚定信心、积极应诉、精心组织、捍卫公司权益的决策，成立“337调查”专项工作组，由总法律顾问牵头，组织协调相关部门和单位积极应对，制定卓有成效的应诉策略并开展了广泛大量而又细致入微的工作。

2018年6月，美国国际贸易委员会（ITC）发布某些非晶金属和包含该非晶金属的产品（调查案号：337-TA-1078）一案的第14号判令，基于原告美国Metglas有限公司和日立金属有限公司的无条件主动撤诉，ITC裁定全面终止对包括安泰科技在内的数家中国企业所进行的“337调查”。

至此，经过8个多月的不懈努力，安泰科技在美国“337调查”案中赢得完胜，证明了公司经过40多年巨大努力和投入，从无到有、持续投入、不断创新，依靠自己的力量掌握并拥有完全自主知识产权的非晶带材产业化核心技术的事实，捍卫了我国非晶产业的核心利益。

经验：国际专利诉讼应对的难点及策略

客观来看，中国企业在应对国际专利诉讼时，非常不容易。对此，中国政法大学国际法学院教师李大朋和金诚同达律师事务所合伙人陈颖在接受采访时指出，主要困难在于以下几点：

首先是专利诉讼费用高昂。以在美国为例，专利法属于联邦法，因此专利诉讼必须由联邦法院审理，相比州法院诉讼，联邦诉讼的证据规则更加复杂，费用也水涨船高；加之专利诉讼往往牵涉有关高科技的争议，通常都需要聘请专家证人来协助法庭、陪审团以及律师团队理解案涉技术，聘请专家证人的花费也同样巨大。因此在赴美专利诉讼中，涉事企业或个人往往需要花费数百万美元的诉讼费用。

其次是专利诉讼过程漫长。专利声明往往涉及实际技术应用中的争议点，让法官无法轻易下结论；一般来说，一方一旦提起诉讼，在判决结果出来之前，双方至少要进行长达一年的诉讼程序，承担相应的法律费用及诉讼花销。

陈颖律师还特别提示到，专利诉讼程序漫长还有一个原因，就是被告往往在专利诉讼过程中对涉及的专利提起专利无效请求，以尝试否定专利侵权的权利基础；而无效决定中对于专利效力、术语解释的认定均会影响到侵权与否的成立，因此专利侵权诉讼往往先中止，等到专利无效程序有结果之后再继续，无形中延长了专利诉讼程序，这一点中美的专利诉讼是类似的。

第三是专利诉讼程序繁琐。专利诉讼的调查取证程序包含了收集、复审、生成重要文件，以及面谈关键工程师、研发、销售、市场人员并获取证人陈述，这些相关人员直接参与到专利诉讼中，对一个快速发展的科技公司来说风险很大，可能极具破坏性。

建议：既要知己知彼，也要有勇有谋

结合此前的专利诉讼经验，通领科技董事长陈伍胜从个人角度，对于中国企业应对国际专利诉讼提出了几点建议。

首先是“打铁还需自身硬”，国内科技企业需持续提升自主创新研发能力。从前文涉及到的两个案例来看，通领科技的发明专利集中在融合大数据、云计算、智慧物联实现用电安全智能化三大领域，累计获得美国专利证书28项、加拿大专利证书3项、国内三项专利证书111项；主导起草国家标准15项，国际标准3项。安泰科技作为中国钢研科技集团下属企业，更是国内非晶材料领域居于领先地位，截止到2020年末共获得国家发明奖、科技进步奖及各类省部级以上成果奖励105项，主持和参与制定国家标准24项、国家军用标准2项、行业标准17项，制定企业标准131项，有效授权专利515 项。

江苏通领科技有限公司的“荣誉墙”

其次要“知己知彼”，涉诉企业要充分了解对手。例如在赴美应诉之前，要充分理解美国在知识产权保护领域的法律，以及ITC制定的知识产权保护“游戏规则”。陈伍胜还特别提示到，建议中国企业在应对国际专利诉讼时，先在国内聘请专业律师团队或代理人，对涉诉专利进行综合评估，并准备相应的数据资料，这不仅有助于前期沟通协调、提高证据数据收集效率，而且也能在很大程度上降低诉讼成本。

“我们公司首次应对专利诉讼是在2004年，而国内在2001年才引入知识产权保护法律条款，当时专业律师团队很难找，更没有应诉经验丰富的国内律师；经过了这么多年发展，国内越来越重视知识产权保护，这一领域内优秀律师团队不断涌现，这将成为现在中国企业应对国际专利诉讼的有力支撑。”陈伍胜回忆起当年应诉过程中的不易，仍有许多感慨。

第三还要“有勇有谋”，在应对诉讼过程中要注意恰当的策略选择。以通领科技应诉案为例，当时公司选择的管辖法院是位于新墨西哥州的联邦法院，因原告方莱伏顿公司所在地位于纽约州，两地相隔数千里，这极大限度削弱了原告在管辖法院辖区内的影响力；另外主审法官布朗宁是墨西哥人，公司的律师评估后认为由其主审有更利于案件的公平审理，后来的判决也证明了当初评估的正确性。

陈颖律师也补充提示，国际专利诉讼是由外国公司在外国提起，对于中国企业而言是客场作战；为了有更好的谈判筹码（因为诉讼的最终目的往往都是经济利益），中国企业也可以在条件允许的前提下，针对诉讼对手在中国或其他国家也提起专利侵权诉讼（或其他适当的诉讼），变被动为主动。

此外，陈伍胜带领通领科技提起诉讼标的达10亿元、被业内称为“国内标的最高的专利侵权案”的专利权侵权诉讼过程中也有很多感触，他提到美国在知识产权保护方面的一些做法，是值得国内知识产权保护司法体系借鉴的，例如在审判程序中添加专家听证环节，以增强审判的专业性、公正性和权威性。

毋庸置疑的是，科技创新是推动社会经济发展的重要动力，陈伍胜将其描述为“一家科技企业的灵魂”； 知识产权已经成为企业间竞争的重要工具和策略，也是小到一家公司、大到一个国家不可或缺、不可替代的资源，更是实现企业和国家经济可持续发展的核心竞争力，“核心技术是买不来的”。

随着中国企业的国际化程度越来越高，中国企业产品要走出去，更需要在专利和其他商业秘密等方面，提前做好调研和分析，充分评估和预判可能的风险，并采取相应的措施。